[ 馬東曉 ]——(2007-8-2) / 已閱18138次
專利法修改若干問題之管見
馬東曉
《專利法》是我國專利制度的法律基石，也是我國知識產權制度的重要組成部分。經過兩年多的醞釀以及向社會各界征求意見，由國家知識產權局提出的專利法第三次修改意見送審稿（以下簡稱送審稿）終于在2007年1月上報國務院法制辦。縱覽送審稿，其中取消涉外代理機構的指定、取消向外國申請專利必須委托我國代理機構等規定，體現了深化行政審批改革的實際舉措；增加現有技術抗辯、增加制止惡意訴訟等規定，體現了防止專利權濫用、維護公共利益的取向；而設立保護遺傳資源和完善強制許可制度等，更體現了與國際公約接軌的趨勢。這些修改讓人們感到我國專利法正日臻走向完善。但通讀送審稿后仍感到存有研究和探討之處，現提出我們關于在專利行政執法權、關于申請專利的權利和關于新產品制造方法的舉證等問題的思考，拋磚引玉，供大家參考。
一、建議取消專利行政管理部門對專利侵權案件進行處理的行政裁決權
我國專利法在制定之初，鑒于當時人民法院沒有專門的知識產權審判庭，通曉法律與技術的法官更是鳳毛麟角，于是在審議時全國人大代表提出，專利法要規定專利管理機關可以調處專利糾紛，對專利權的保護采取司法和行政“兩條途徑、協調運作”的模式。后經過1992年和2000年兩次修改后，“專利管理機關”的稱謂變更為“管理專利工作的部門”，而且賦予了其在查處假冒他人專利和冒充專利行為的行政執法權。
據不完全統計，近幾年來全國各地專利管理機關每年受理的專利侵權案件數量與全國各地人民法院受理的一審專利侵權案件數量相比，大致為1：2或者1：3左右。2004年全國各地方專利管理部門受理專利糾紛1455件；2005年全國各省、自治區、直轄市知識產權局共受理專利侵權糾紛1313件，其他專利糾紛284件；2006年1月初至11月底，各地方知識產權局共受理專利侵權糾紛1120件，受理其他專利糾紛案件43件。同期，2004年全國地方法院一審新收專利案件2549件；2005年全國各地方法院受理專利案件2947件；2006年全國各地方法院受理專利案件3196件。“十五”時期，全國各專利部門受理專利侵權糾紛案件2818件，受理其他專利糾紛案件331件；2001年~2005年，全國地方法院共受理各類一審專利案件12，685件，五年中受理專利侵權糾紛案件8733件。
實踐證明，專利法實施二十多年來，專利管理機關在保護專利權，及時制止專利侵權行為方面發揮了極大作用。但是，隨著我國社會主義市場經濟制度的建立，國內外知識產權保護形勢有了新的發展，特別是在我國法院系統已經建立和健全了一整套知識產權司法保護體系的情況下，有必要重新審視專利行政管理部門對具有民事糾紛性質的專利侵權案件進行行政處理的做法。
考慮到現行專利法規定專利行政管理部門行政執法的職能有三個，即處理專利侵權糾紛、查處假冒他人專利行為、查處冒充專利行為，我們認為，保留專利行政管理部門查處假冒他人專利行為和查處冒充專利行為的權力，甚至強化執法力度，取消對具有民事糾紛性質的專利侵權案件進行處理的行政裁決權，對于我國知識產權保護利大于弊。理由如下：
1.專利行政管理部門屬于國家行政管理和行政執法機關，在日常的執法過程中遵守和執行的是公法性規范。而專利侵權糾紛屬于民事糾紛案件，涉及一方當事人對另一方當事人財產權利的侵害，作為國家行政管理部門對此類純私法規范調整的糾紛不宜介入。
尤其是在《行政訴訟法》實施以后，對于地方專利行政管理部門調處專利糾紛的行政裁決不服的當事人，可以通過行政訴訟尋求法律救濟。但是，行政訴訟中人民法院只是對行政決定的合法性進行審查，而并不去裁判侵權糾紛中的事實與責任，其行政判決大多是維持行政裁決或者撤銷并責令重新作出行政裁決，而不能直接涉及到侵權行為當事人之間具體的權利義務關系。這樣，一方面使一方當事人面臨著與行政機關對峙的不平等地位，而另一方面，對方當事人也面臨著在行政訴訟程序無法充分維護民事權利的尷尬局面。
2.我國的知識產權司法保護體系經過二十年的發展已經建立健全，全國各級法院已經培養起一支專門的知識產權審判隊伍。據2006年初的統計，全國法院單設知識產權庭172個，專設知識產權合議庭140個，共有知識產權法官1667人。2002年至2006年的5年間，全國地方法院共受理和審結知識產權民事一審案件54，321件和52，437件，其中，受理專利案件12，883件。另一方面，經過二十年的發展，我國知識產權保護的法律實踐和理論研究也取得了長足進步，在這些經過實踐檢驗行之有效的侵權判定規則當中，絕大部分是人民法院在司法審判中總結和歸納出來的，與二十年前相比，懂法律懂技術的法官隊伍越來越龐大。
但是，由于 “兩條途徑”處理專利侵權案件，又造成了司法資源的浪費。一方面部分法院因為專利案件數量少，知識產權審判庭不得不同時審理著其他民事案件；另一方面約33~50%的專利侵權案件由地方專利管理機關受理并進行了處理，而這些行政處理的案件中又有一部分案件進入了行政訴訟程序，再次加重了行政審判的負擔。
3.“兩條途徑”處理專利侵權案件在程序和結果上也會造成執法不統一。專利行政管理部門行政執法所依據的程序法是國家知識產權局頒布的《專利行政執法辦法》。人民法院在審理專利侵權案件依據的是一系列的專門司法解釋。因此，行政機關處理專利侵權糾紛案件更強調公法規范而并不像民事訴訟那樣關注當事人程序權利的保障。尤其是專利法增加了訴前臨時禁令等措施以及最高法院實行了新的證據規則以后，《專利行政執法辦法》不能充分保護當事人利益的缺點更為明顯。
此外，由于專利行政管理部門不能依據司法解釋來審理案件，而國家知識產權局又無法規定專利侵權的判定規則，因此往往出現專利行政管理部門對于侵權判定的掌握與法院有所不同，這樣就形成了同一專利案件，得到的處理結果卻可能截然不同的局面，既不利于執法統一，又損害了法律的威嚴。
4.保留專利行政管理部門查處假冒他人專利或者冒充專利行為的行政執法權，取消其處理專利侵權案件的權力，不會削弱我國知識產權保護的力度。 本次送審稿第3條中規定了“地方人民政府專利行政管理部門負責本行政區域內的專利管理工作”。這樣一來，專利行政執法主體的級別范圍就有可能從現行的“省、自治區、直轄市人民政府”擴大到了“縣級人民政府”。由于專利侵權案件技術性強，且多為疑難、復雜案件，行政執法權的下放必然會導致行政裁決質量的下降，同時也存在著增加行政訴訟數量的隱患，反過來加重基層人民政府行政資源和司法資源的負擔。
而假冒他人專利和冒充專利案件社會危害性大，近年來呈上升趨勢。專利行政管理部門作為法律授權的行政主體，在行政執法主體范圍擴大后就可以專門及時有力地制止這兩類違法行為，充分地發揮維護市場秩序的政府職能，從公共利益的角度加強知識產權保護。另外，此類案件事實認定簡單，違法者主觀惡意明顯，不易產生行政訴訟。
5.取消專利行政管理部門處理專利侵權案件的職能，不會在國際上造成負面影響。隨著涉外專利糾紛數量增加，根據國民待遇原則，外國專利權人也可以請求地方專利行政管理部門調處專利侵權糾紛，這就使外國人回避了訴訟程序中若干風險，占用大量行政資源且不必繳納任何費用。由于行政權力介入專利侵權民事糾紛是我國獨有，在其他國家沒有此類行政解決渠道，在TRIPs已經明確規定專利權屬于私權的情況下，作為民事糾紛性質的專利侵權案件完全交由法院審理是符合國際慣例的。所以我國專利權人到外國處理專利侵權糾紛只能去該國法院提起民事訴訟，巴黎公約和WTO規定的對等原則對我國專利權人在國外借助行政執法維權無法體現。
6.取消行政管理部門處理知識產權民事糾紛案件的職能，同時加強行政管理部門查處危害公共利益的知識產權違法行為的力度，可以使行政機關回歸監管本位。在這一問題上，我國的著作權行政管理部門已經先行一步。2001年修改的《著作權法》第47條規定，屬于同時損害公共利益的民事侵權行為，可以由行政管理部門予以查處，而該法第46條規定的僅僅屬于民事糾紛的情況，當事人并不需要承擔行政責任。
二、“專利申請權”概念經二十多年普及已廣為人知，創設新概念取代易造成混淆
送審稿在第11條以及第14條中均使用了“申請專利的權利”的概念。在送審稿的說明中稱，“申請專利的權利”是現行專利法第6條、第8條已經采用的概念，并非此次修訂專利法新加入的概念，其含義是指單位或者個人在向國家知識產權局提出專利申請之前，對其已經完成的發明創造或者即將完成的發明創造所享有的申請獲得專利保護的權利。
此外，為了從字面上避免人們對“申請專利的權利”產生混淆，消除人們對這一措辭的疑慮，送審稿又將自1984年專利法就開始使用的“專利申請權”概念改為了“專利申請”。
我們認為，送審稿所說“申請專利的權利”的實質內容在現行法律法規中均有體現和相應規定，沒有必要新設概念重復規定。用“申請專利的權利”和“專利申請”來代替現行專利法中的“專利申請權”也沒有必要。
1.從民法學原理上講，民事權利是民法規范賦予當事人為實現其利益所可實施的行為范圍。就民事權利的功能而言，是當事人實現法律上利益的工具；就權利的內容而言，則是法律容許的行為范圍。 具體到“申請專利的權利”，如果專利法創設了這一民事權利，那么“申請專利的權利”就是專利法賦予發明人為取得專利權所可實施的申請行為的范圍。換句話說，也就是發明人為取得專利權所享有的向專利局提出專利申請的權利，而這恰恰是許多教材中對“專利申請權”的定義。 所以，從民法原理上講，“申請專利的權利”與“專利申請權”在字面上是同一含義，新設“申請專利的權利”概念容易與已有的“專利申請權”概念混淆。
2.從現行《專利法》第6條和第8條的字面含義上講，這里的“申請專利的權利”實際是指取得專利權主體的資格，即職務發明創造取得專利權主體的資格屬于單位；非職務發明創造取得專利權主體的資格屬于發明人或者設計人；合作完成的發明創造，除另有協議，取得專利權主體的資格屬于共同完成人。除此之外，我們看不出這兩個法條對“申請專利的權利”規定了什么具體內容，也看不出專利法想要在這里創設一個“申請專利的權利”的意思。而到了第10條，我們才看到專利法在這里創設了一個叫做“專利申請權”的民事權利，創設這個民事權利實際是為了在轉讓過程中區分“專利權”和“專利申請權”。“專利申請權”的權利內容除了可以轉讓以外，隨后的第13條規定了“專利申請權”包括補償費用請求權（享有臨時保護的權利）。所以，現行專利法中在專利申請環節只創設了“專利申請權”一個權利，而沒有創設“申請專利的權利”。
3.有一種觀點認為，送審稿中“申請專利的權利” 是指單位或者個人在向國家知識產權局提出專利申請之前，對其已經完成的發明創造或者即將完成的發明創造所享有的申請獲得專利保護的權利。那么，在向專利局提出專利申請之前，發明人到底享有什么實質權利呢？
當發明人作出一項發明創造，在該發明創造提出專利申請之前，這項發明創造應當屬于一項技術成果（或者稱為一項發明）。發明人對該技術成果享有使用、收益和轉讓的權利，我國《合同法》把這些權利稱之為“技術成果使用權、轉讓權”。另外，依據現行專利法，發明人對該技術成果還享有向專利局提出專利申請的權利。按照日本學者的觀點，這兩種權利都是專利申請權的形態之一。 其中，技術成果使用權、轉讓權屬于支配權，是該發明創造的實體性權利；提出專利申請的權利屬于請求權，是從實體權利中派生出來的程序性權利，它以實體權利的存在為基礎。兩者一起構成了“專利申請權”的內容，經專利法的創設，“專利申請權”成為了一個有別于完整財產權的實體性權利，即具有無排他效力的支配權和損害賠償請求權。
按照原技術合同法及其實施條例的規定，技術成果包括專利技術成果和非專利技術成果。非專利技術成果又包括“未申請專利的技術成果”、“未授予專利權的技術成果”、“專利法規定不授予專利權的技術成果”三種情況。 在提出專利申請的行為界點（即專利申請日）之前，技術成果只能是“未申請專利的技術成果”和“專利法規定不授予專利權的技術成果”，這兩部分技術成果或者是公知技術或者是技術秘密。考慮到我國《合同法》第342條以及《技術進出口管理條例》第2條已經對專利權、專利申請權和技術秘密的轉讓和進出口均已作了規定，送審稿第11條再創設一個新的概念去重復已有的規定沒有必要。
同理，在“申請專利的權利”實際就是公知技術或者技術秘密使用權、轉讓權以及提出專利申請的權利的情況下，結合我國《合同法》第341條以及《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第20條關于合作開發技術成果的使用和轉讓已經作出的規定，送審稿第14條中再單獨對共有“申請專利的權利”的轉讓進行規定，也沒有必要。
4.“專利申請權”是專利法創設的一個民事權利，具有特定的含義，不宜改為“專利申請”。從字面上理解，“專利申請”包含兩層含義：其一是申請人向專利局提出專利申請的意思表示；其二是指專利申請案，至少從習慣上，“專利申請”得不出“專利申請權”的含義。
結合送審稿第11條和第14條的規定，應該理解這里使用的“專利申請”似應是“專利申請案”的概念，轉讓專利申請案也是許多國家專利法所使用的措辭，如《美國專利法》第261條。但我國自1984年專利法頒布以來，從未使用過“專利申請案”的概念，而是一直使用“專利申請權”的概念，沿用二十多年已經被人們所普遍接受。這一點雖然和許多國家的專利法不同，但卻也并非我國獨有，日本專利法中即有名為“專利取得權”的同樣概念。 所以，用“專利申請”代替“專利申請權”，既沒有必要也容易引起混淆。
綜上所述，對于送審稿第11條和第14條中的“申請專利的權利”以及第14條第1項建議刪除，對于其中的“專利申請”建議改為“專利申請權”。
三、建議修改補充現行專利法關于制造方法專利舉證責任的規定
本次送審稿對現行《專利法》第57條第2款關于制造方法專利的舉證責任的規定沒有修改，不能不說是一個的遺憾。作為從事專利訴訟的律師，在近幾年代理專利權人起訴時我們深感取證難、審理難、賠償難。而其中最困難的就是對產品制造方法的取證。
產品在推向市場之前，都是在工廠的車間里制造、加工、安裝的，未經許可，工廠以外的人員是沒有辦法進入車間看個究竟的，更不用說還要形成證據固定下來。而大凡違法侵犯他人專利方法的人，都千方百計采取防范措施，想方設法隱匿銷毀自己侵權的證據。所以，實踐中方法專利權人即使找到了侵權人的下落，也很難通過主動調查的方式來取得侵權行為的證據。
1984年的專利法對制造方法專利采取了舉證責任倒置的方式，規定了“在發生侵權糾紛的時候，如果發明專利是一項產品的制造方法，制造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品制造方法的證明”。這一規定大大緩解了專利權人取證的工作量和舉證的責任，受到普遍歡迎。但在1992年修改專利法的時候，為了符合TRIPs的要求，在“一項產品”中間加了一個“新”字。這一字之變，大大限制了舉證責任倒置的范圍，也大大增加了專利權人的訴訟困難。到2000年修改專利法時，考慮到僅僅讓被控侵權人 “提供其產品制造方法的證明”，尚不能清楚地表明被控侵權人實施的方法與專利方法之間的異同，不利于法院或者專利行政部門認定被控侵權行為是否構成侵犯制造方法專利權的行為，不利于達到規定舉證責任倒置的立法目的， 又修改為“提供其產品制造方法不同于專利方法的證明”。
但現行專利法的這樣規定，仍舊存在三個問題：一是“新產品” 的含義不清，導致專利權人舉證負擔增大；二是目前這種表述仍沒有清楚地表明舉證責任分擔制度的法律內涵；三是沒有考慮到被控侵權人的商業秘密泄露問題。
關于對“新產品”概念的理解和在實踐中的適用，探討的文章已經很多，此處不再贅述。筆者只是結合律師實務中的經驗，建議送審稿考慮選用TRIPs第34條1（b）的規定，即“未經專利所有人許可而制造的任何相同產品，如果該相同產品具有相當大的可能是使用該專利方法所制造，而專利所有人經合理努力仍未能確定其確實使用了該專利方法”，則適用舉證責任倒置。
這種規定相比于TRIPs第34條1（a）（即現行專利法）的規定，給了法官較大的自由裁量余地，同時也減輕了專利權人的證明負擔，不失為一個好的選擇。因為，按目前的專利法，“新產品”是適用舉證責任倒置的先決條件，由于“新產品”的證明標準不清，專利權人證明產品“新”要比被控侵權人證明產品“不新”困難得多，使得舉證責任倒置難以適用，訴訟難以順利進行下去。而證明和判斷“產品具有相當大的可能是使用該專利方法所制造，而專利所有人經合理努力仍未能確定其確實使用了該專利方法”要比證明和判斷產品是否是“新”的要容易得多。這樣，就可以減少雙方對“新產品”的爭議，使專利權人能夠將訴訟順利推動下去。美國專利法就是采用這種模式。
關于舉證責任分擔制度的法律內涵。一直以來關于舉證責任概念包含兩層含義，英美證據法稱之為提出證據責任（burden of producing evidence）和說服責任（burden of persuasion），德國證據法稱之為行為上的責任和結果上的責任。簡單地說就是，負有舉證責任的人首先有提供證據的責任，其次還有證明其主張的責任以及證明不能時需承擔相應結果的責任。
在德國證據法上，舉證責任分擔制度的理論基礎是“法律要件分類說”，而舉證責任倒置制度則是基于加害人對危險領域能夠控制的推定，將受害人難以證明的事實分擔給了加害人，如果加害人不能提供證據證明或者達不到證明標準，則推定其應承擔加害責任。
所以，與德國法同源的日本法，其專利法中的這一條干脆稱為“生產方法之推定”，其表述為：在提出生產物品方法之發明特許場合下，該物品于特許申請之前，在日本不是周知的物品時，則可推定與其相同之物品是采用該方法生產的。
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