[ 唐青林 ]——(2014-10-5) / 已閱7130次
主張獨立研發商業秘密的證明事項 ——申請再審人高某茂與被申請人北京YDG墨業有限責任公司、原審被告北京傳人文化藝術有限公司侵犯商業秘密糾紛案
案件要旨
權利人主張因獨立研發獲得商業秘密權的，可以從以下三方面進行證明：（1）企業具有獨立研發、生產的能力，包括員工資質、員工具備的相應的操作技能等；（2）企業進行獨立研發過程每一個進程中的有用數據，并且已經由此形成的企業獨立研發涉案信息的文件、財務記錄和電子文檔等；（3）為研發涉案信息，企業已經花費了大量的人力、物力、財力。
基本案情
申請再審人高某茂（一審被告、二審上訴人）申請再審稱：被申請人北京YDG墨業有限責任公司（下簡稱“YDG公司”）的涉案墨汁配方和制造工藝已經被公眾知悉。“YDG”的傳人通過1959年出版的《墨汁制造》等公開刊物對其墨汁的工藝和配方進行了披露，其墨汁配方已經公布于世，不應當認定是不為公知所知悉的信息；無證據證明YDG公司生產墨汁的配方與傳人公司使用配方的相同或相似。雖然YDG公司的“YDG墨汁”和“中華墨汁”被列為國家秘密，但是保密文件沒有指明具體墨汁配方，在沒有證據指明配方究竟為何物時，高某茂及傳人公司不可能也沒有必要和義務向人民法院提出YDG公司生產墨汁的配方為公眾所知悉的抗辯理由；—、二審判決對傳人公司生產墨汁的配方是依據公知資料獨立研制的抗辯理由不予支持錯誤。對比YDG公司已經公開的墨汁配方、公開刊物記載的墨汁配方、YDG墨汁產品的配方以及傳人公司墨汁產品的配方，可以得出結論，傳人公司和YDG公司的墨汁產品主要原料配方均處于公有領域，其余配方為各自獨有；高某茂是YDG公司聘用的助理經濟師，是行政管理人員，自1978年以來一直在YDG公司的印泥車間工作，沒有接觸過墨汁的保密配方；—審中YDG公司提交的墨汁生產下料單載有劇毒物質重鉻酸鈉。二審庭審中，傳人公司的證據也表明YDG公司生產的墨汁中有劇毒物質。一、二審法院對劇毒物質的產品予以保護損害了廣大消費者和社會公眾的利益和健康。綜上，一、二審判決認定的基本事實缺乏證據證明，適用法律確有錯誤，故請求法院對本案依法再審改判，駁回被申請人的訴訟請求。
YDG公司提交意見認為：YDG公司生產墨汁的原料配方和生產工藝自1990年7月被列入國家秘密技術項目，YDG公司制定了一系列的保密制度，其原料配方和生產工藝是YDG公司的商業秘密；高某茂熟知YDG公司生產墨汁的原料配方和生產工藝。高某茂前后主管生產以及技術檢驗、市場開發，也是YDG公司保密委員會的副組長，與YDG公司的墨汁配方和生產工藝有密切接觸，參與研制具體實驗和生產二十一年之久。對YDG公司的所有配方、工藝、訣竅、原料等技術信息和經營信息等商業秘密了如指掌；一審被告北京傳人文化藝術有限公司（下簡稱“傳人公司”）是高某茂成立的家族式企業，其作為最大股東和董事，組織其配偶和女兒及妻弟、妹妹等成立傳人公司。傳人公司的經濟利益與高某茂家人及家族利益息息相關；傳人公司生產的墨汁的性能與YDG公司的完全相同；傳人公司生產的墨汁是自行研發的主張在一審開庭中被暴露研發過程是偽造的，印證了高某茂披露YDG公司商業秘密和傳人公司明知高某茂違法披露他人商業秘密仍使用該商業秘密的事實；傳人公司不能證明其墨汁的原料配方和工藝的合法來源，應當承擔舉證不能的法律后果，傳人公司與高某茂構成共同侵權。請求駁回高某茂的申請再審請求。
法院審理
法院認為：本案爭議的焦點問題為YDG公司的涉案墨汁配方是否不為公眾知悉以及傳人公司、高某茂是否侵犯了YDG公司墨汁配方的商業秘密。
“YDG墨汁”以及“中華墨汁”于1995年11月被列為北京市國家秘密技術待審項目，并于1996年5月列為北京市國家秘密技術項目，保密期限為長期。國家秘密是關系國家的安全和利益，依照法定程序確定，在一定時間內只限一定范圍的人員知悉的事項。對于納入國家秘密技術項目的持有單位，包括國家秘密的產生單位、使用單位和經批準的知悉單位均有嚴格的保密管理規范。我國反不正當競爭法所指的不為公眾所知悉，是有關信息不為其所屬領域的相關人員普遍知悉和容易獲得。國家秘密中的信息由于關系國家安全和利益，是處于尚未公開或者依照有關規定不應當公開的內容。被列為北京市國家秘密技術項目的“YDG墨汁”、“中華墨汁”在技術出口保密審查、海關監管、失泄密案件查處中均有嚴格規定。既然涉及保密內容，北京市國家秘密技術項目通告中就不可能記載“YDG墨汁”、“中華墨汁”的具體配方以及生產工藝。根據國家科委、國家保密局于1998年1月4日發布的《國家秘密技術項目持有單位管理暫行辦法》第七條第二款規定，涉密人員離、退休或調離該單位時，應與單位簽訂科技保密責任書，繼續履行保密義務，未經本單位同意或上級主管部門批準，不得在任何單位從事與該技術有關的工作，直到該項目解密為止。因此，“YDG墨汁”、“中華墨汁”產品配方和加工工藝在解密前，一、二審判決認定該配方信息不為公眾所知悉，并無不當。
YDG公司的涉案墨汁是在傳統配方的基礎上發展而來，正如其創始人謝崧岱曾言，“一藝足供天下用、得法多自古民書”。YDG的墨汁能夠傳承一百多年，在業界享有盛譽，并被列為國家秘密，其配方的組分、比例及（或）加工工藝必有不為公眾所知悉，能夠給其帶來競爭優勢的信息。雖然高某茂提交的1959年出版的《墨汁制造》以及其他文獻中記載了有關YDG生產墨汁的制造工藝和配方，但并不意味著YDG公司生產的墨汁配方于1959年被公眾知悉。否則，也與1996年YDG公司的相關墨汁被列為國家秘密的事實相矛盾。在高某茂提交的《北京工商史話》中，有1987年9月26日潘怡采編的“開墨林先河的YDG墨汁廠”一文，記載了YDG公司在企業的發展傳承方面通過改變溶膠操作、調整墨汁原料等進行創新、博采眾長、精益求精的事實。商業秘密的技術信息和經營信息關乎企業的競爭力，其內容是可以在原有的基礎上進行改進和完善的，只要信息內容不為公眾所知悉，具有實用性并能為權利人帶來經濟利益，同時，權利人采取了保密措施，就應當依法予以保護。YDG公司在一、二審中稱其墨汁配方是不斷改進的，存在延續性的主張符合市場規律和實際情況。高某茂主張YDG公司生產墨汁的配方已被公開無事實依據，法院不予支持。
高某茂提交的《精細化學品配方1000例》、《新編實用日用化學品制造技術》、《碳黑生產與應用手冊》、《實用化工產品配方工藝手冊》中描述了墨汁制造的有關配方以及某項組分在每一種配方中可能起到的作用。上述文章中，墨汁的配方具體組分各不相同，有交叉也有重合；對于制作方法的描述也各有不同。因此，不能因為配方的有關組成部分被公開就認為對這些組分的獨特組合信息亦為公眾所知。相反，正是由于各個組分配比的獨特排列組合，才對最終產品的品質效果產生了特殊的效果。他人不經一定的努力和付出代價不能獲取。這種能夠帶來競爭優勢的特殊組合是一種整體信息，不能將各個部分與整體割裂開來。YDG公司的有關墨汁被納入國家秘密技術項目，且YDG墨汁在市場上有很高的知名度也反證了其配方的獨特效果。高某茂關于一、二審判決對傳人公司的墨汁配方是依據公知資料獨立研制的抗辯理由不予支持是錯誤的主張，法院不予支持。
高某茂在1978年進入YDG墨汁廠工作，1984-1985年擔任副廠長，主管墨汁新產品的研究開發及生產車間的設計，1995年—1996年高某茂擔任副廠長期間提出研制高檔墨汁，此后研制高檔墨汁的工作一直進行，研制工作要向高某茂匯報。2001年高某茂被聘任為副經理任職期限叁年，自2000年11月16日起算。高某茂在YDG公司的工作領域涉及生產、技術、市場以及檢測、技術革新等方面。一、二審查明的事實足以證明高某茂具有接觸墨汁的保密配方的可能或條件。高某茂申請再審關于其為YDG公司行政人員，從未接觸墨汁生產的主張，法院不予支持。
高某茂是傳人公司最大的股東，其妻王淑云是該公司的法定代表人。高某茂、傳人公司在一審中就獨立開發研制墨汁產品提交的證據，有的是由于證人沒有出庭作證，YDG公司對真實性以及所要證明的目的有異議；有的是因為雖提交了證人證言，但YDG公司向法院提交了反證，證明該證人推翻了曾向傳人公司出具的證言。傳人公司出具的《傳人牌墨汁初步研制階段的記錄材料》，研制人員為傳人公司的法定代表人及股東，與本案有直接利害關系，在沒有證據佐證下，其真實性無法證實。一、二審法院對高某茂、傳人公司提交的以上證據沒有采信，并無不當。通過公知資料中對生產墨汁的配方組分進行有機的排列組合，生產出符合市場需要的高質量的墨汁必定需要大量的勞動和反復的實驗，而傳人公司在成立后短短時間憑借幾個沒有相關技術背景的個人，就很快開始生產出產品，并在北京、深圳等地銷售，在沒有現成的成熟配方前提下是不可能的。一審庭審中，傳人公司的股東曾陳述，其問過高某茂關于墨汁的材料、配方等問題。根據YDG公司的相關墨汁作為國家秘密的事實，高某茂有接觸YDG公司商業秘密的條件，結合傳人公司設立及主張獨立研發的證據，依據日常生活經驗法則，一、二審法院關于高某茂向傳人公司披露了YDG公司生產墨汁的配方，傳人公司非法使用了高某茂披露的墨汁配方的認定，并無不當。
至于高某茂提出YDG公司在墨汁配方中加入的重鉻酸納為國家禁止使用的劇毒化學品的問題，由于重鉻酸納即紅礬納是用于生產堿性湖藍染料等的氧化劑，其有毒性并不意味著不能作為墨汁產品的配料。高某茂關于一、二審法院對劇毒物質的產品予以保護損害了廣大消費者和社會公眾的利益和健康的主張，法院不予支持。
綜上，高某茂的再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十九條規定的情形。依故依法裁定：駁回高某茂的再審申請。
專家點評
本案中，再審申請人高某茂、二審上訴人傳人公司主張涉案墨汁產品為其獨立研發生產出來的，并未使用一得墨汁廠的墨汁生產配方，更沒有侵犯一得墨汁廠的商業秘密。但對于此項主張，高某茂和傳人公司并未提出充分的證據加以證明。根據“誰主張，誰舉證”的證據責任原則，高某茂和傳人公司應當承擔舉證不利的法律后果，故法院認定其侵權行為成立。那么，在商業秘密案件中，獨立研發是否可以構成未采取侵權行為的抗辯理由？行為人又該如何主張自己的獨立研發的主張呢？
根據《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第十二條：“通過自行開發研制或者反向工程等方式獲得的商業秘密，不認定為反不正當競爭法第十條第（一）、（二）項規定的侵犯商業秘密行為。”同時《中華人民共和國商業秘密法（建議稿）》第7條也規定：數人分別獨立研究開發完成時間之先后，各獨立研究開發人均得自由使用、讓于或披露該商業秘密。可見，商業秘密并不排除其他權利人對商業秘密的正當獲取和使用，當商業秘密處于保密狀態時，他人經過自己的腦力及體力勞動獨立創造出同一商業秘密，該商業秘密就是其智力成果，他人也可獲得這項商業秘密權。這項新獲得的商業秘密是合法的，應獲得商業秘密的保護。同一項商業秘密，如為不同的人所取得，而其取得，乃是基于各自獨立的研究開發，則在商業秘密消滅前，該數人均各自獨立享有完整的商業秘密權。
為了證明其為獨立研發，被告必須拿出充分的證據證明其確實存在獨立研發的事實，并通過該獨立研發獲得了同一商業秘密的結果。因此，企業應對自身具備獨立研發、生產的能力做出充分證明，對此，首先，企業可以從企業員工資質、員工具備的相應的操作技能等各方面提出證明，這是企業進行獨立研發的基礎條件；其次，企業已經對獨立研發過程中每一個進程的有用數據，均予以記錄，并按公司規定及時存檔或由專人保管，形成企業獨立研發涉案信息的文件、財務記錄和電子文檔等；再次，企業還可以從長時間以來花費的人力、物力、財力進行獨立研發方面，反映被告確實實施過研發行為，從而導出涉案信息為企業獨立研發這一抗辯信息。如果被告能夠進一步證明其在指控的侵占行為發生之前已經完成了開發，那么被告可以輕松地證明其沒有侵占原告的商業秘密。
應當注意，這里所形成的所有證據應當能夠成為一個閉合的證據鏈，只有這樣，才能證明企業確實是通過獨立研發獲得同一商業秘密，從而排除企業侵害商業秘密的可能。
相關商業秘密專項法律問題
1、技術信息的認定
根據《最高人民法院關于印發全國法院知識產權審判工作會議關于審理技術合同糾紛案件若干問題的紀要》前款所稱不為公眾所知悉，是指該技術信息的整體或者精確的排列組合或者要素，并非為通常涉及該信息有關范圍的人所普遍知道或者容易獲得。可見，技術信息作為一種技術方案，不僅包含了其各種組成要素的具體內容、還包括其要素之間的有機組合，同時還包括要素組成后的整體功效。
本案中，高某茂提交了《精細化學品配方1000例》、《新編實用日用化學品制造技術》、《碳黑生產與應用手冊》、《實用化工產品配方工藝手冊》等文章，描述了墨汁制造的有關配方以及某項組分在每一種配方中可能起到的作用。但這只是對墨汁配方某些組成部分的公開，而不牽涉到墨汁的獨特組合信息。事實上，正是由于各個組分配方的獨特排列組合，才使得YDG墨汁有了特殊的最終品質效果，他人不經一定的努力和付出代價不能獲取。這種能夠帶來競爭優勢的特殊組合是一種整體信息，不能將各個部分與整體割裂開來。故法院對于傳人公司的墨汁配方是依據公知資料獨立研制的抗辯理由不予支持。
法條鏈接
1、《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》
第十二條 通過自行開發研制或者反向工程等方式獲得的商業秘密，不認定為反不正當競爭法第十條第(一)、（二）項規定的侵犯商業秘密行為。
2、《中華人民共和國商業秘密法（建議稿）》
第七條 數人分別獨立研究開發完成時間之先后，各獨立研究開發人均得自由使用、讓于或披露該商業秘密。
3、《最高人民法院關于印發全國法院知識產權審判工作會議關于審理技術合同糾紛案件若干問題的紀要》
前款所稱不為公眾所知悉，是指該技術信息的整體或者精確的排列組合或者要素，并非為通常涉及該信息有關范圍的人所普遍知道或者容易獲得。
編者注：本文摘自北京市安理律師事務所唐青林主編的《商業秘密百案評析與保密體系建設指南》(中國法制出版社出版)。此處本文做了大范圍的刪減處理，需看全文，請購買參閱該書正版書籍之完整內容。唐青林律師近年來辦理了大量涉及侵犯商業秘密的民事、刑事案件，在商業秘密法律領域積累了較豐富的實踐經驗，并創辦了商業秘密專業律師網（www.ruclawyer.com）；專業論文曾發表在最高人民法院民一庭主編的《民事審判指導與參考》，曾代理多起最高人民法院審理的案件并獲勝訴判決。歡迎切磋交流，郵箱：18601900636@163.com，電話：18601900636。
