[ 唐青林 ]——(2009-7-7) / 已閱13825次
企業家如何防范法律風險•之七
企業知識產權法律風險防范(下)
唐青林 項先權
(一)品牌戰略不當帶來的法律風險及防范
1、從“小沈陽”迅速躥紅看品牌戰略與商標保護
2009年春晚由趙本山、小沈陽、毛毛共同推出了小品《不差錢》，小沈陽因此迅速躥紅。和原名沈鶴相比，小沈陽這個藝名很好記。但是如果從品牌管理的角度看，作者認為以“小沈陽”作為藝名有所缺憾。
作為運動員李寧退役后，由于其名字“李寧”深為中國的廣大百姓熟悉，所以其注冊了“李寧”商標；趙本山的名字也可以注冊商標使用，“本山”家具、“本山”藥業等。惟獨小沈陽不能將“小沈陽”注冊為商標，生產“小沈陽”酒。因為我國《商標法》第十條第二款規定，縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標。所以，除非“小沈陽”再換一個藝名，否則“小沈陽”想進行品牌延伸存在法律障礙。
作為企業，同樣存在類似的問題。試想，如果你的商標在某個國家是觸犯禁忌的，你企業的產品還能順利進入該市場并熱銷嗎？
2、字號與商標保護相互結合的戰略及相關法律風險防范
公司如果在公司名稱命名的過程中考慮到公司字號和公司商標一致，是不錯的商標戰略。客戶只要記住了企業字號，也就記住了企業商標；或者，記住了商標，也就記住了企業的字號。這樣，容易讓客戶記住自己的字號和商標。下面我們以深圳方正欲傍“北大方正”被判更名的著名案例，來說明字號和商標合一的品牌戰略的意義。
北大方正集團有限公司(下稱北大方正公司)原員工因離職后創辦了深圳市方正數碼有限公司(下稱深圳方正公司)。該公司使用“方正”為企業字號，生產MP3等電子產品。
2007年1月，北大方正公司、深圳北大方正公司將深圳方正公司起訴到深圳市中級人民法院，請求法院判定深圳方正公司停止商標侵權行為、深圳方正公司變更企業名稱等訴訟請求。
法院認為，北大方正公司、深圳北大方正公司將“方正”作為企業“字號”使用，又注冊了“方正”商標，具有一定的知名度。而深圳方正公司成立之后，在名稱中使用“方正”字號，易使公眾對商品來源產生混淆，認為深圳方正公司與北大方正公司、深圳北大方正公司存在關聯，深圳方正公司的行為違背了誠實信用原則，構成不正當競爭，應承擔相應民事責任。
在該案件中，如果北大方正只是將“方正”作為企業字號使用，而未申請商標，那本案可能將是另外一種結果。這充分說明了字號與商標保護相互結合的戰略非常有意義。如果企業字號也作為商標進行了保護，那么遇到類似問題，就可以訴諸法院，要求依法解決。
企業在字號與商標領域的法律風險為：將他人的注冊商標相同或近似的文字作為企業的字號使用，可能被訴侵權；或者自己的商標被他人作為字號使用，自身的商標權遭受侵害。防范該類法律風險的方式為：
(1)不要將他人注冊商標相同或近似的文字作為企業的字號在相同或類似商品上突出使用。《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一項規定，“將與他人注冊商標相同或近似的文字作為企業的字號在相同或類似商品上突出使用，容易使相關公眾產生誤認的”屬于《商標法》第五十二條第(五)項規定的“給他人注冊商標專用權造成其他損害的”侵權行為。
(2)避免與他人商標中的文字和企業名稱中的字號相同或者近似。國家工商局《關于解決商標與企業名稱中若干問題的意見》第四條規定“商標中的文字和企業名稱中的字號相同或者近似，使他人對市場主體及其商品或服務的來源產生混淆(包括混淆的可能性)，從而構成不正當競爭的，應當依法予以制止。”國家工商《企業名稱登記管理規定》第五條規定“登記主管機關有權糾正已登記注冊的不適宜的企業名稱。
(二)商標被搶注的法律風險及防范
商標從申請到核準注冊，一般需要較長時間。我國一個商標從申請注冊起算到正式審批下來，一般需要幾年的時間。于是不少中小企業往往采取先投放市場、然后再根據實際市場效果再決定是否注冊商標的策略。
這種策略最大的法律風險在于：當產品熱銷、品牌知名度上升的時候，被他人搶注商標的法律風險很大。許多企業的商標被搶注后，企業不得不花高價從搶注者手里回購，從而給公司的經營造成巨大損失。
防范該類法律風險的方法是，不要先行使用商標、等到商標已經培養成熟后才申請注冊。應在產品投入市場前，先申請商標。
(三)防御性商標注冊缺失的法律風險及防范
防御商標是指同一商標所有人將其著名商標在各種不同類別商品上分別予以注冊，以防被別人在這些商品上注冊該商標。注冊防御商標的目的，并非是要立即使用這些商標，而是限制他人在某些其他相關類別的商品或服務上使用或注冊與主商標(被防御商標)相同或相近似的商標，起到一定的防御保護作用，由于這種商標具有防御作用，故稱為防御商標。例如，北京國美電器有限公司先后受讓或者自己注冊了“國美電器”、“國美”、“COME”、“GUOMEI”文字和圖形商標、涉及九個類別。
缺乏防御性商標注冊的法律風險主要有：(1)近似或類似商標被他人搶注的法律風險。因為同一類別的商品中，存在多個近似或類似的商標，將直接導致商標權淡化。(2)相同商標在不同類別被搶注的法律風險。商標法除了對馳名商標實施跨類別保護外，并不對一般商標實施跨類別保護。他人在其他類別注冊相同名稱商標，必然導致企業商標權淡化，影響企業形象，限制企業未來跨行業的發展。
法律風險防范策略：在進行商標注冊的時候，應考慮未來可能涉足的行業，提早進行防御性商標注冊，為自身企業的發展解除后顧之憂。
(四)商標轉讓中的法律風險及防范
1、商標轉讓未一并轉讓相同或者相近似的商標
一般情況下，轉讓的商標往往都是具有一定知名度的商標。其余在同一種或者類似商品上注冊的相同或者近似的商標并不被轉讓人和受讓人重視。然而，由于這些商標極易混淆或者淡化轉讓的商標，一旦出讓人自行使用或者再將這些商標轉讓給第三方，將給受讓人造成嚴重損害，也會造成市場對涉及的商標的混淆。
根據我國《商標法實施條例》第二十五條的規定，轉讓注冊商標的，商標注冊人對其在同一種或者類似商品上注冊的相同或者近似的商標，應當一并轉讓。未一并轉讓的，由商標局通知其限期改正；期滿不改正的，視為放棄轉讓該注冊商標的申請，商標局應當書面通知申請人。
根據上述規定，防范法律風險的方式為：審查轉讓商標是否有在同一種或者類似商品上注冊的相同或者近似的商標，應當一并轉讓。
2、商標轉讓未辦理備案登記
商標轉讓必須要依法辦理轉讓備案登記手續。如果自行轉讓商標而未辦理登記，就要按照商標法的有關規定接受行政處罰。
根據我國《商標法》第三十九條規定：“轉讓注冊商標的，轉讓人和受讓人應當簽訂轉讓協議，并共同向商標局提出申請。受讓人應當保證使用該注冊商標的商品質量。轉讓注冊商標經核準后，予以公告。受讓人自公告之日起享有商標專用權。”
根據上述規定，防范法律風險的方式為：轉讓注冊商標之時，就向商標局提出申請，辦理轉讓備案登記手續。
(五)商標許可使用的法律風險及防范
商標權人有權許可他人使用其注冊商標。我國《商標法》第四十條規定：“商標注冊人可以通過簽訂商標使用許可合同，許可他人使用其注冊商標。許可人應當監督被許可人使用其注冊商標的商品質量。被許可人應當保證使用該注冊商標的商品質量。經許可使用他人注冊商標的，必須在使用該注冊商標的商品上標明被許可人的名稱和商品產地。商標使用許可合同應當報商標局備案。”
商標使用許可合同存在的法律風險主要有：(1)超出商標使用權范圍的法律風險。被許可人使用許可商標的商品或服務，應當與商標注冊的使用范圍一致，不得超出商標局核準使用的商品或服務的范圍。否則有可能侵犯他人的商標權；許可方則也面臨合同無效的法律風險。(2)有些企業故意隱瞞實際的生產人名稱和產地。未標明被許可人的名稱和商品產地是法律明確禁止的。根據《商標法》第四十條第二款規定：“經許可使用他人注冊商標的，必須在使用該注冊商標的商品上標明被許可人的名稱和商品產地。”(3)未將使用許可合同備案。我國《商標法》第四十條第三款條規定：“商標使用許可合同應當報商標局備案。”《商標法實施條例》第四十三條規定：“許可他人使用其注冊商標的，許可人應當自商標使用許可合同簽訂之日起3個月內將合同副本報送商標局備案。”
(六)未進行商標的國際注冊的法律風險及防范
中國加入世貿組織后，為了拓寬國際市場，有一定規模的企業在商標注冊的時候，應考慮商標的國際注冊。有些企業在國內默默發展壯大，未在國外申請商標。當某一天企業實力強大、想進入國際市場的時候，卻發現企業的商標已經被他人搶注了。
防范這類法律風險的方式是，搶先在自己未來的出口國家或地區申請注冊商標，以使自己的品牌不因別人的搶注而不能進入。具體方式是，可以根據《商標注冊馬德里協定》，通過國家商標局向世界知識產權組織(WIPO)的國際局提交國際注冊申請，這樣就可以一次申請，而同時在該公約的成員國中獲得注冊。
(七)爭取獲得馳名商標的特殊保護
馳名商標是指經過有關機關(國家工商總局商標局、商標評審委員會或人民法院)依照法律程序認定為“馳名商標”的商標。
由于馳名商標既具有一般商標的區別作用，又有影響范圍廣、被相關消費者和經營者所熟悉，具有極大的商業價值。這些特點使之常成為侵犯的對象。為了防止和減少這種侵權行為的發生，《保護工業產權巴黎公約》、《與貿易有關的知識產權協議》都對馳名商標的特殊保護作了特殊的規定。
根據最高法院《關于審理涉及計算機域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》和《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》的規定，人民法院對依法認定的馳名商標給予特殊的保護，即對注冊的馳名商標不但給予商標專有權的全部司法保護，還給予跨商品、服務類別的特殊保護。
根據《商標法》第十四條規定，認定馳名商標應當考慮下列因素：(1)相關公眾對該商標的知曉程度；(2)該商標使用的持續時間；(3)該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理范圍；(4)該商標作為馳名商標受保護的記錄；(5)該商標馳名的其他因素。
馳名商標的認定方式有：行政認定和司法認定兩種認定方式。行政認定是指，由商標局、商標評審委員會在商標權爭議案件中，根據當事人的申請認定馳名商標的行為。司法認定是指，由設立知識產權庭的中級人民法院，在商標權爭議案件中，根據當事人的申請認定馳名商標的行為。
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